Abmahnung wegen Webinar – wirklich ein Problem? [UPDATE]

(Beitrag vom 14. Juli 2020)

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Update: Alternative „Online-Seminar“

Einer der am meisten empfohlenen Begriffe ist übrigens „Online-Seminar“. Das hat einen findigen Unternehmer aus Köln auch schon auf eine gute Idee gebracht: Er hat am 30.06.2020 den Begriff „Online-Seminar“ als Marke angemeldet.

Derzeit (14.07.2020) ist der Status der Markeneintragung noch „Anmeldung eingegangen“. Wir gehen davon aus, dass sich das demnächst auf „Marke nicht eingetragen“ ändert.

 

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Abmahnung wegen Webinar – wirklich ein Problem?

In den letzten Tagen kursiert online die Meldung, dass Anbieter von „Webinaren“ abgemahnt wurden, weil der Begriff markenrechtlich geschützt sei. Was ist da dran und was sollte man tun?

Was ist passiert?

Ein Rechtsanwaltskollege hat Ende Juni darüber geschrieben, dass einer seiner Mandanten abgemahnt wurde, weil er den Begriff „Webinar“, der als Marke eingetragen sei, verwendet hat – wie vermutlich der überwiegende Teil der Anbieter von Online-Seminaren.

Die Marke „Webinar“

Die Marke „Webinar“ ist tatsächlich seit dem 26.03.2003 als deutsche Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet (Markennummer 30316043) und zwar für Dienstleistungen wie „Veranstaltungen und Durchführung von Seminaren; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen.“ Inhaber dieser Marke ist ein Herr mit Hauptsitz in Kuala Lumpur. Durch eine Verlängerung der Marke am 1. April 2013, endet ihr Schutz frühestens am 31.03.2023 und kann dann wiederrum problemlos um weitere zehn Jahre verlängert werden. Somit ist sie auch heute – erst einmal – noch gültig.

Grundsätzlich ist damit die Verwendung des Begriffs Webinar – auch für Online-Seminare – damit ein Markenrechtsverstoß.
Theoretisch darf daher der Inhaber der Marke anderen die Nutzung verbieten. Wenn die Marke unberechtigt genutzt wird, kann der Inhaber den Nutzer abmahnen – also die Unterlassung und Schadensersatz verlangen. Damit gehen meist für den Abgemahnten hohe Rechtsanwaltskosten einher.

Aber…

Markenschutz hat auch Grenzen

Man kann – sinnvollerweise – nicht jeden Begriff als Marke eintragen lassen. Das Gesetz sieht dafür sogenannte „absolute Schutzhindernisse“ vor. Eines dieser Schutzhindernisse ist, dass die Marke nur ein Begriff ist, der generell die Ware bezeichnet.

Es wäre beispielsweise nicht möglich, sich den Begriff „Auto“ für Kraftfahrzeuge als Marke zu schützen.

Das liegt insbesondere am Sinn und Zweck der Marke: Eine Marke soll den Wiedererkennungswert eines Begriffs für einen bestimmten Hersteller oder ein bestimmtes Produkt schützen. Wenn aber der Begriff mit einer bestimmten Gattung von Produkten verbunden wird, muss der Wettbewerb vor dem Monopol auf diesen Begriff geschützt werden.

Im Jahr 2003 war der Begriff Webinar wohl noch nicht besonders bekannt – mittlerweile ist er jedoch Teil des normalen Sprachgebrauchs geworden.

Wie kann man gegen eine Marke vorgehen?

Es gibt nach Eintragung der Marke verschiedene Möglichkeiten. Unmittelbar nach Eintragung (innerhalb von 3 Monaten) gibt es die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Eintragung einzulegen. Wenn dieser Widerspruch begründet ist, wird die Marke wieder aus dem Register entfernt.

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist gibt es noch die Möglichkeit, Anträge auf „Verfall“ oder Nichtigkeit zu stellen. Für den Nichtigkeitsantrag gibt es auch eine Frist von 10 Jahren ab Eintragung – auch diese Frist ist hier abgelaufen.

Bleibt also noch der Löschungsantrag auf Grund von „Verfall“  - hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten.

Eine Möglichkeit ist, dass sich die Marke „infolge des Verhaltens oder Untätigkeit des Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren, für die sie eingetragen ist, geworden ist“.

Wenn also der Markeninhaber entweder aktiv dafür sorgt, oder tatenlos zuschaut, wie seine Marke sich zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt, kann die Marke gelöscht werden. So verhielt es sich auch beispielsweise mit dem Begriff „Post“, bei dem der BGH 2006 entschied, dass es sich um einen rein beschreibenden Begriff handelt, der von der Deutschen Post AG nach der Privatisierung nicht mehr exklusiv beansprucht werden kann (BGH, Urteile v. 5.6.2018, Az. I ZR 108/05 und I ZR 169/05).

Selbst das DPMA (Deutsche Patent- und Markenamt) nutzt das Wort „Webinar“ auf seiner Website und auch im Duden ist der Begriff „Webinar“ mittlerweile zu finden.

Eine weitere Möglichkeit geht damit einher: Wer eine Marke einträgt, muss diese auch nutzen. Zunächst besteht eine Schonfrist von 5 Jahren, wenn die Marke danach aber nicht aktiv genutzt wird, kann sie ebenfalls auf Antrag gelöscht werden.

Zur Markennutzung gehört auch die „Verteidigung“ der Marke gegen Verletzungen, also die Abmahnung von unberechtigten Nutzern. Da aber nunmehr zum ersten Mal eine Abmahnung wegen der Verwendung von „Webinar“ aufgetaucht ist, dürfte der Markeninhaber auch seine Marke nicht ausreichend genutzt haben.

Empfehlungen und Ausblick

Der „sichere“ Weg wäre hier natürlich – wie von fast  allen Rechtsanwaltskollegen auch empfohlen – den Begriff „Webinar“ zu vermeiden und stattdessen auf alternative Begriffe auszuweichen.

Wir gehen aber auch davon aus, dass das tatsächliche Risiko bei dem Begriff „Webinar“ verschwindend gering ist. Mittlerweile sind auch 6 Anträge wegen Verfall und ein Antrag wegen Nichtigkeit beim DPMA eingegangen (Stand 14.07.2020).

Die Verfallsanträge werden wohl erfolgreich sein.

Trotzdem sollten Abmahnungen wegen des Begriffes ernst genommen werden. Wer eine erhält, sollte sich auf jeden Fall direkt an uns wenden.

Und auch beim Schutz Ihrer Marke stehen wir Ihnen als starker Partner zur Seite!